发明专利侵权指控,自由技术抗辩有理

Upload time:07-06-19 10:21   Author:毛加俊 袁良军  

 

 

 

 

 

 

 

   —— 一起发明专利侵权诉讼始末

【基本案情】

2001年10月，荆某向国家知识产权局提出“无花果片及其制造方法”发明专利申请。2004年2月，国家知识产权局授予了荆某发明专利。

2003年4月，巢某和他人投资组建了常州神王果蔬有限公司（下称神王公司），公司的主营范围为：无花果种植、无花果茶片加工。公司所生产的“无花果茶片”，在市场上有一定的知名度和销售份额，深受消费者喜爱。

2006年1月，荆某向南京市中级人民法院起诉称：神王公司未经原告许可，生产销售的“无花果茶片”产品及其制造方法侵犯了原告的发明专利权，诉请判令神王公司立即停止生产、销售和许诺销售侵权产品，停止使用侵权产品的制造方法，判令赔偿原告经济损失50万元，并承担本案诉讼费用及调查费用。

【案件背景】

神王公司法定代表人巢某，在当地是晓有名气的农民企业家，从1993年起即在家乡引进无花果栽培种植，规模逐渐扩大。其无花果种植加工经验先后受到多家媒体的宣传报道，并被誉为“无花果王”。

接到法院的诉状副本，巢某和周围群众都陷入了吃惊和疑惑：与无花果打了近二十年交道的“无花果王”，竟然会侵犯别人的发明专利？吃惊归吃惊，法院的诉讼还是要面对的。带着满腹疑问，神王公司法定代表人巢某在有关部门的建议下，走进江苏张林芳律师事务所……

张林芳主任亲自接待了巢某。在与巢某简单沟通后，律师认识到，本案原、被告双方在当地无花果加工行业都有一定的社会影响，被告法定代表人巢某在无花果种植加工方面有着丰富经验，但其企业起步较晚，风险抗击能力不是太强。如果本案败诉，则神王公司除要承担经济赔偿责任不说，其主打产品“无花果茶片”将不得不停止生产和销售，这种打击对企业来说无疑是致命的。经过慎重考虑，张林芳主任决定接受神王公司委托，并指派事务所毛加俊律师为其诉讼代理人，参与案件诉讼。

【庭前准备】

接受委托后，被告代理人毛加俊律师旋即进入繁琐而专业性极强的案件事实调查了解工作。调查工作的第一步，是对被告的产品及生产方法进行清楚的了解，再与原告专利技术进行比对，以初步确认两者是否完全相同或等同、有无显著的实质区别之处。

经过比对，毛加俊律师发现，神王公司的产品及其生产方法，与原告荆某发明专利的主要技术特征，从形式上看确无明显区别之处。根据原告荆某的发明专利权利要求，其技术特征可归纳为：①一种无花果片产品，其外形为片状；②重量百分比：无花果含量≥95%，水含量≤5%；③产品原料为不能成熟的无花果青果。其生产方法技术特征为：①选取无病虫害、无霉变的不能成熟的无花果青果，清洗除去泥土、灰尘及其他附着物；②切片；③干燥至水含量≤5%；④冷却至室温、分类、包装。被告神王公司的产品生产方法，大体上也不外乎这么一套程序。原告专利技术的核心，在于产品生产原料和加工过程，如果在该核心环节上不能找到有效抗辩理由，则神王公司必然面临败诉后果。

初步比对，承办律师未获得切实有效的抗辩理由。

据神王公司法定代表人巢某介绍，其在93年开始从事无花果种植加工时，即以手工切片、自然晾干等方式加工无花果片。因自然晾晒时间慢，且受气候因素影响较大，后来即尝试以烘烤方式进行无花果片干燥，一来不受天气等客观因素影响，二来可以有效提高加工效率。此后多年，巢某都是采用人工烘干的方法加工无花果片的。神王公司成立后，还专门购买了一套工业微波机烘干设备，用作无花果片烘干、灭菌等加工环节。

通过与巢某的深入交谈，承办律师注意到，原告荆某提出专利申请的时间在2001年，而巢某使用烘干技术的时间最早在1994年左右，显然早于原告专利申请时间。从证据角度讲，要证明巢某在专利申请前已使用相同或等同的方法加工无花果片，并不是太困难。为此，承办律师根据巢某的陈述，走访了多家曾经购买和使用过巢某生产的无花果片产品的企业和个人，以及曾经报道过巢某带头种植加工无花果兴农事迹的乡村记者，获得了他们对巢某种植加工无花果产品的相关情况说明，但是凭这些证人证言，尚不足以从专业角度证明巢某的加工技术与荆某专利技术在实质上是否存在明显区别。

明明自己使用同类技术在先，但同样的技术却被别人申请了专利，而且有口难辩，案件的前景再一次变得迷茫起来……

案件的转机，出现在和巢某的一次谈话中。一天，毛加俊律师和巢某在办公室讨论案情。偶然中巢某提到，其当初之所以引进无花果种植加工，是受到一位农业学家的推荐，而且这位农业学家对无花果种植和加工有多年研究，巢某在种植之初，受到他的诸多指导和帮助。说者无意，听者有心。毛加俊律师敏锐地意识到，巢某提到的这位农业学家，可能会对本案的处理起到重要作用，既然他对无花果种植和加工有多年研究，则肯定了解无花果加工利用领域内的技术和方法。事不宜迟，毛律师当即指示巢某，尽快与这位农业学家取得联系，让他谈谈国内外有关无花果加工利用技术的历史、种类和现状，最好能提供相关的学术论著。

第二天，巢某便赶到这位农业学家家里，并带回了一本厚厚的学术论著——《中国果树实用新技术大全》（下称《大全》，董启凤主编，中国农业科技出版社1998年10月出版）。该书第617页记载有无花果加工技术介绍：“无花果制干是整个加工利用过程中的初级形式，既达到易贮存之目的，也可作为加工其他产品的一种原料供应形式。（1）摊晒制干……（2）切片制干。对无花果生长后期已不能成熟的青果，可采下切片制干。其方法是：一是人工切片，果片厚0.3厘米左右，并摊晒于芦席、竹箩或干净的水泥晒场上，干燥后装入密封的塑料袋中保存。二是用切片机进行切片后，采用烘干机烘干，亦可利用阳光自然晒干……”

真是眼前豁然一亮！《大全》中记载的无花果加工方法，虽然在内容上没有原告发明专利权利说明书中表述的那样详细，但两者从技术特征上讲，是基本相同的，或者可以说是等同的。而且，《大全》的出版时间，明显早于原告提出专利申请时间，也就是说，在原告提出发明专利申请时，国内已有相关技术的运用，并且已进入公知领域，任何人均可以自由使用。同时，毛加俊律师通过网上查找，也找到了另外一本有关无花果种植加工技术介绍的学术论著《无花果栽培技术》（曹尚银主编，金盾出版社1996年12月出版），该书第73页记载有：“当无花果果实达到6成熟左右采摘，用切片机切成1.5厘米左右的薄片，放在太阳光下暴晒成干。遇到雨天，可用烘干机烘干……”。两本论著，均介绍了有关无花果片加工技术。基本相同的介绍，其实施效果并无二致。案件处理的突破口，已经摆在律师面前。

虽然找到了对抗原告专利侵权指控的有力证据，但从哪个角度进行抗辩，还是有讲究的。因为原告持有的是一个经过合法途径申请到的有效专利，其专有权利受法律保护。根据《专利法》的有关规定，自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起，任何单位或个人如认为授予的专利不具有发明专利应具有的新颖性、创造性、实用性中的任何一项或几项实质要件，均可向专利复审委员会提出无效宣告申请，请求宣告专利无效。如果请求人的无效宣告申请成立，专利复审委员会当然得以宣告专利无效，则任何基于被宣告无效的专利而提出的侵权指控，当然都不成立。

问题在于，对专利进行复审并决定是否宣告无效的权力，首先在于专利行政主管部门；人民法院在专利侵权民事诉讼中，无权就所涉专利是否有效进行审理，更别说宣告无效。

就本案而言，根据被告已初步收集到的相关证据，足以判断原告所持发明专利不具备授予专利的实质条件。被告作为利害关系人，有权向专利行政主管部门申请宣告原告所持专利无效。但这样一来，被告所需付出的时间、精力和金钱，将不亚于本案侵权诉讼，甚至可能远远超过本案诉讼成本。这样的现实，也是很多专利侵权纠纷的被控侵权人不愿直接走申请宣告专利无效途径进行自救的根本原因。

基于上述利弊分析，毛加俊律师并没有选择申请宣告原告发明专利无效的抗辩途径，而是从另外一种思路组织抗辩方案——自由公知技术抗辩。

所谓自由公知技术抗辩，指在被控侵权产品或方法与专利权利要求书所记载的技术方案相同或等同的情况下，如果与已有的自由公知技术也相同或等同，则专利权人的侵权指控不成立。司法实践中，人民法院审理专利侵权纠纷，往往要把被控侵权产品或方法的技术特征或方案，与被侵权专利的技术特征或方案进行比对。比对的结果，如果被控侵权产品或方法的技术特征或方案完全落入被侵犯专利的权利保护范围内，则侵权行为当然成立，侵权人承担侵权责任；反之，则侵权行为不成立，被控侵权人无须承担侵权责任。

审判实践中，往往有被控侵权人以其使用的技术是众所周知的、且不受法律专门保护的自由技术，而不是专利权人的专利技术为由进行抗辩，以此摆脱专利权人的侵权指控。对此抗辩，人民法院应当进行审理，即：把被控侵权人实施的技术方案（被控侵权技术方案）、自由公知技术方案、专利技术方案明确后，先把被控侵权技术方案与自由公知技术方案进行比对。比对的结果，如果两种技术方案完全相同或等同，或被控侵权技术方案完全包含于自由公知技术方案中，则人民法院无须再作进一步比对，即可直接认定被控侵权技术方案不侵犯专利技术方案，即专利权人对被控侵权人的侵权指控不成立；如果被控侵权技术方案与自由公知技术方案不完全相同或等同，则再将被控侵权技术方案与专利技术方案作进一步比对，并根据比对结果具体认定被控侵权技术方案与专利技术方案是否相同或等同，然后再认定被控侵权人是否构成侵权。此即自由公知技术抗辩操作要旨。

自由公知技术抗辩的有利之处，在于能为诉讼当事人节省大量的时间、精力和财力，且无须中止专利侵权诉讼程序，亦无须另外提起其他法律程序，在专利侵权诉讼中即可一并解决，既方便快捷，又经济适用，因而在诉讼实务中被较多的专利侵权被控侵权人实际采用。

根据已收集到的充分证据，毛加俊律师基于自由公知技术抗辩原理，为被告神王公司准备了一套完整的应诉方案，即：被告神王公司虽然成立时间晚于原告荆某提出专利申请时间，但在原告申请专利前，被告法定代表人巢某已有多年种植加工无花果产品的经历，其无花果片产品和生产方法，是自由公知技术方法；神王公司生产的无花果片产品和生产方法是对公司法定代表人巢某生产技术和方法的延续和改进，同时也是对同领域内自由公知技术的运用；无论是被告还是其法定代表人，均不知晓原告申请专利的事实，不论是在主观方面还是客观方面，都不存在有意侵犯原告专利权的意图和行为。被告使用自由公知技术进行生产制造，不侵犯原告的发明专利权。

应诉方案既已确定，毛加俊律师即着手将答辩意见完整地整理出来，在答辩期内提交给法庭。

【一审情况】

2006年3月26日，案件在南京市中级人民法院举行第一次公开听证。原告在法庭上出示了涉案发明专利证书、原告购买的被控侵权产品、被告在有关杂志及网络上的广告宣传等证据，以此证明原告合法拥有涉案发明专利权，被告未经其许可使用相同方法生产被控侵权产品，并进行销售和许诺销售，构成专利侵权。

听证中，被告陈述了答辩要点，并向法庭提交了一套完整的证据材料，发表了质证观点，以证明自己不侵犯原告专利权。

听证过程中的主要焦点就是：被控侵权产品及其技术特征是否落入涉案专利技术特征的保护范围？如果两者技术特征相同或等同，则被告就构成对原告的专利侵权。由于双方争议较大，且涉及专业技术问题，经法庭提示，原告当庭提出鉴定申请，要求对其购买的被告生产的被控侵权产品进行技术鉴定，并得到法庭准许。听证结束后，法庭在征求原、被告双方意见基础上，选定并委托江苏省技术市场鉴定服务中心（下称技术鉴定中心）对原告提供的样品进行检测鉴定。不久，技术鉴定中心作出鉴定结论，主要意见为：1、被控侵权产品的外形为片状，是本领域普通技术人员公知的技术信息，是最常见的果实加工形状；2、被控侵权产品的无花果含量≤95%，水含量≥5%；3、涉案产品发明专利中“不能成熟的无花果青果”应指秋后生长但因环境条件导致不能正常成熟的无花果青果。被控侵权产品未见明显的外观破损，内部小花基本保持完整，这样的果片说明被控侵权产品的原料是在果实成熟度不高的条件下采收加工的。技术鉴定中心还进一步认为，未充分成熟的无花果青果的综合利用，其技术信息在原告申请专利前即已进入公知领域。

2006年9月15日，本案第二次开庭，技术鉴定中心指派两位专家出庭，接受法庭和当事人对鉴定结论的质询。出人意料的是，原告当庭否认了全部鉴定结论，理由是：鉴定结论使用了“果实成熟度不高”的模糊概念，没有直接回答被控侵权产品的原料是否为“不能成熟的无花果青果”。涉案专利中“不能成熟的无花果青果”概念，应当从大规模工业化生产角度和产品原料的性质来定义，它泛指已经离开了无花果树的无花果青果，而不论这些青果如果继续长在无花果树上是否能够成熟；而鉴定结论纯粹从植物自然生长的角度对“不能成熟的无花果青果”作出解释，不具有客观性和科学性。

被告方则认为：原告指控被告侵犯其专利权，原告应当首先举证证明被控侵权产品落入其专利权保护范围；本案鉴定申请是原告提出的，鉴定结论出来前，原告已向专家组成员充分行使了陈述和申辩的权利。鉴定结论明确了无花果茶产品及其生产技术的自由公知性，是对被告自由技术抗辩观点的最有力支持。原告不能仅仅因为鉴定结论对其诉讼请求明显不利，即一味否定鉴定结论的客观性和科学性，况且，原告的否认观点，并没有任何相反证据予以支持。

一审法院经审理认为，根据鉴定结论，被控侵权产品的无花果含量≤95%，水含量≥5%，而原告专利产品的无花果含量≥95%，水含量≤5%，由此足以认定被控侵权产品至少有一项技术特征不落入涉案专利权利要求的保护范围。在此情况下，法院已无须对被控侵权产品的生产方法和原告专利权利要求中记载的技术特征进行比对，即可得出被控侵权产品的生产方法不落入原告发明专利的保护范围的结论。原告指控被告侵犯其产品发明专利权，没有事实依据，即原、被告双方的产品技术特征既不相同，也不等同。据此，一审法院依法判决：1、驳回荆某的诉讼请求。2、案件受理费人民币10010元、邮寄费人民币200元、鉴定费人民币22000元，合计32210元，由荆某负担。

【二审情况】

一审判决后，荆某不服，提起上诉称：1、鉴定结论中被控侵权产品重量百分比的检测，所依据的条件无客观科学性，违背了上诉人专利中确定的检测时点和条件要求。2、上诉人专利所用原料是“不能成熟的无花果青果”，鉴定结论及被上诉人企业标准均确认被控侵权产品原料是无花果青果，根据专利法中多余指定原则，两者所用原料相同。本案专利系新产品发明专利，被控侵权产品的生产方法与上诉人方法发明专利完全相同，构成专利侵权，原审法院却不加审理属于事实不清。因此上诉要求撤销原判，发回重审或改判。

被上诉人代理律师答辩认为：

1、被控侵权产品的技术特征之重量百分比，与涉案产品专利技术特征②所记录的重量百分比完全不相同。上诉人提出检测时点和条件不对，但鉴定物是其自己提供的，鉴定申请也是其自行提出的，其应当承担自身行为的后果。上诉人虽对鉴定结论持有异议，现又未另行举证证明被控侵权产品的重量百分比与涉案专利一致，因此其应承担举证不能的法律后果。

2、上诉人提及的多余指定原则，在本案中不存在适用基础。所谓多余指定原则，是司法实践中，法院针对专利权人在撰写专利文件中的疏漏，将与本专利的发明要旨无直接关系的非必要技术特征作为必要技术特征写入权利保护范围中。根据内涵越大，外延越小的逻辑原理，不必要的缩小了专利权的保护范围。法院为了最大限度地保护专利权人的权利，在对专利权人的权利要求进行解释时，法官根据专利权人的申请，将该技术特征认定为非必要技术特征，从而扩大专利保护范围，将本来缺乏该技术特征的产品纳入到专利权的保护范围之中，从而肯定地认定被控侵权人构成专利侵权。

本案上诉人的涉案专利中，权利要求中记录了专利产品的生产原料，即“不能成熟的无花果青果”。在权利要求说明书中，对“不能成熟的无花果青果”的解释是：“……但是每株无花果树在成果期内因种种因素都有部分青果不能成熟，特别是霜降前后所结果实受节气影响几乎均无法成熟。虽然这些未成熟的青果几乎无甜度，口感较差，但仍保留有无花果的基本有益成份。以往都是任其自然枯萎、脱落、丢弃……”从该说明可知，上诉人专利产品的原料“不能成熟的无花果青果”，应指秋后生长但因环境条件导致不能成熟的无花果青果。上诉人试图通过多余指定原则，将“不能成熟的无花果青果”范围扩大到在生长期内人为采摘下来导致不能成熟的本可正常成熟的青果，不但是对多余指定原则的错误理解，反而违反了禁止反言的专利权限定原则，非法扩大了其专利权利保护范围；被上诉人的生产原料，是在收获期内从树上采摘的成熟或基本成熟的无花果，而不是不能成熟的无花果。故两者在生产原料上，是明显不同的。

3、上诉人称其产品为新产品，该观点同样站不住脚。不论是被上诉人提供的有关科普书籍，还是技术鉴定中心的鉴定结论，均明确地说明：把无花果切片、制干加工成无花果片产品，这种产品在上诉人申请专利前就已经出现在国内外市场上，不可能属于新产品了。上诉人也没有证据证明，其生产的无花果片产品，与国内外市场上出现的同类产品有什么显著和实质的区别之处。

二审法院经审理认为，不论从举证责任还是侵权比对，上诉人荆某均没有足够和有效的证据证明，其生产的无花果片产品为新产品，其无花果片生产专利技术特征涵盖了被上诉人神王公司同类产品的生产技术特征，即神王公司无花果茶片产品及生产方法不落入涉案专利的保护范围。据此，二审法院最终判决：驳回上诉，维持原判。

【后记】

本案历经一审、二审，最终获得了圆满结果，神王公司的合法权益得到了法律的有效保护。一件案子的成败，可能就关系着一个企业的生死存亡。面对如此残酷的现实，没有人能轻松面对。神王公司作为一个刚成立不久的农业企业，没有雄厚的资金实力，没有强大的后援支持，唯凭公司法定代表人巢某多年种植加工无花果等田园果蔬的心得经验，季节性地加工一些农副产品，勉强维系一干农民员工的生计。无花果茶片作为逐渐风靡市场的一种具有保健功能的新型食品，同时作为神王公司的主要产品，如果侵权事实成立，公司不但不能继续生产销售这种产品，所种植的上百亩无花果将无从处置，而且将面临巨额赔款之虞。如果案件败诉，公司经营必然举步维艰，甚至倒闭解散。

案件的进展也受到政府有关部门的重视。一审期间，当地农业部门曾努力建议双方调解处理，化干戈为玉帛。但因双方分歧较大，终未如愿。

正是在这样的背景下，无论是神王公司还是代理律师，均顶住了巨大的心理压力，知难而上。为此，张林芳律师事务所专门成立了案件代理工作小组，多方走访，收集查找相关资料。功夫不负有心人，在工作小组的不懈努力和神王公司积极配合下，一些与案件有关的技术、案例、论著、法规等关键资料逐渐汇积到工作小组，经过工作小组充分讨论，形成应对方案，一以贯之，坚持执行，最终取得了圆满结局。

案件终审结束后，神王公司专门到事务所送来锦旗，上书“依法护农  情系三农”八个大字。正所谓：专利诉讼显真功，依法护农显真情。